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商標連續三年不使用的“正當理由”情形分析
來源:本站     日期:2020-07-17

 

《商標法》第四十九條規定:“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續三年不使用的,任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。商標局應當自收到申請之日起九個月內做出決定。有特殊情況需要延長的,經國務院工商行政管理部門批準,可以延長三個月?!?/span>

 

上述規定是對連續三年不使用商標或成為通用名稱商標進行撤銷的規定,在目前更多應用于注冊商標無正當理由連續三年不使用的撤銷申請情形,一般我們簡稱為“撤三”或“三撤”。撤三制度設立的目的,在于督促注冊商標的正常使用,防止商標閑置、商標囤積,激活商標資源。

 

近年來,隨著商標申請量的逐年翻升,可以作為商標注冊使用的優質語言詞匯已經越來越少。大量以實際使用為目的的申請主體,開始選擇撤三這一程序清除在先權利障礙,若自身商標遇到撤三,又該如何處理?商標不使用的正當理由有包含哪些情形?

 

首先,如果遇到商標撤三,自然是需要提供商標確實進行了真實、有效、連續的使用,根據不同的被撤銷商品、服務項,提供對應的證據材料。但現實中,也存在很多由于客觀原因商標申請人無法進行商標使用的情形,本文中筆者就商標不使用的正當理由結合具體案例進行簡要分析。

 

《商標法實施條例》的規定,下列情形屬于第四十九條的“正當理由”:(一)不可抗力;(二)政府政策性限制;(三)破產清算;(四)其他不可歸責于商標注冊人的正當事由。

 

一、不可抗力

 

不可抗力是指不能預見、不能避免、不能克服的客觀原因導致商標未使用,例如火災、地震、戰爭等。

 

2007年12月29日申請人祥赫實業有限公司在第21類商品項上向商標局申請注冊第6483615號“E-SAL及圖”商標。2013年申請人李某以連續三年無正當理由不使用為由,向商標局提出爭議商標的撤銷申請。被申請人提出2012年4月由于臺北大火導致原商標權利人林某的飾品店完全被燒毀,其親屬亦在火災中身亡,故在商標轉讓之前的3年內林某未使用商標具有正當理由。

 

最終商標局認定:基于火災不可抗力,被申請人具有不使用復審商標的正當事由。結合被申請人將爭議商標進行轉讓的行為,也體現了其對爭議商標商標權進行積極處分的使用意圖。據此,決定爭議商標予以維持。

 

申請人不符提出撤銷復審,原商評委經復審,也認定被申請人具有不使用爭議商標的正當理由,維持商標局決定。之后該案進入訴訟程序,法院均考慮到火災系原權利人不能預見、不能避免、不能克服的原因所造成,且在物質層面和精神層面均給原權利人造成了巨大損失,此種情形應屬于商標未使用的正當理由。無法進行商標使用的情形,屬于商標法所規定的“正當理由”范疇,爭議商標予以維持。

 

從2020年初至今,我們都經歷了這么多年來最為艱難的一段日子,新冠疫情給諸多個人、企業主體都帶來了不可忽視的負面影響?!靶鹿谝咔椤蹦芊癯蔀樯虡瞬皇褂玫恼斃碛?,個人認為應當屬于正當理由中不可抗力的范疇。

 

但是撤三所規制的是連續三年不使用的情形,疫情從發現至今半年的時間,若商標主體確實應疫情關系,無法使用注冊商標,但至少應當提供前兩年期間的商標使用情況,證明商標的真實、有效使用情況。

 

二、政府政策性限制

 

政府政策性限制是指,事前無從知曉或不能預見的政策限制導致的商標未使用。某些特殊行業對于商品的生產銷售設定有政策限制,比如藥品生產上市需經國家有關部門審核、批準及檢驗合格,化妝品必須取得相關的衛生許可證等等,這種政策限制屬于領域從業者應當知曉的情況,一般不能適用政策性限制的理由。

 

第3354342號“MINT”商標由廣東中煙工業有限責任公司于2002年10月31日向商標局提出注冊申請,2010年5月21日獲準注冊在第34類“非貴重金屬煙灰缸,香煙嘴,抽煙用打火機,卷煙紙,丁烷氣(吸煙用),非貴重金屬香煙盒”商品上。2018年2月,廣東中煙工業有限責任公司收到箭牌糖類有限公司針對“MINT”商標提起連續三年不使用的撤銷申請。

 

被申請人在答辯過程中主張,爭議商標不使用是因國家煙草行業對煙草商標、包裝等作出了新規定,因其規定爭議商標現被歸屬于不能進行使用的范疇,故而未進行商標使用,并提交了政府性相關文件進行證明。

 

經商標局和原商評委審理查明:《國家煙草專賣局國煙運【2011】499號文件》規定“卷煙的包裝外觀上不得加入介紹產品品質、功能等用語;不得采用過度包裝;原則上不得采取人物肖像設計;不得與他人在先取得的合法權利及設計相沖突”;《中華人民共和國國家煙草標準》規定“在卷煙包裝體上及內附說明中不得使用保健、療效、安全、環保等卷煙成分的功效說明,以及淡味、柔和等卷煙品質說明”。

 

本案復審商標于2002年申請注冊,2010年獲準注冊,“MINT”譯為“薄荷,薄荷味”,而“薄荷”作為煙草中常用的成分,“薄荷味”也是直接用于表示煙草產品的味道的詞匯。在復審商標核準注冊前,即自復審商標獲準注冊起,在卷煙商品的包裝體上,即不能進行使用。復審商標指定使用的香煙嘴、卷煙紙商品從其功能用途方面來講屬于卷煙商品的包裝體,故復審商標在香煙嘴、卷煙紙商品上已構成《商標法實施條例》第六十七條規定的因政府政策性限制而不使用商標的正當理由之一的情形。

 

政府性政策的規定一般在商標注冊時還未頒布或施行,而政府的政策性行為對于一般公眾而言,難以預測,進而提前避讓。故而,在商標申請注冊之后,因政府政策性規定而無法進行商標使用,顯然屬于“正當理由”之一。對于適用該類正當理由作為商標未使用理由的,需要提供相關政府性文件,證明商標因政策性規定而無法進行使用。

 

三、破產清算

 

破產清算是指宣告股份有限公司破產以后,由清算組接管公司,對破產財產進行清算、評估和處理、分配。當企業處于破產清算等終結程序中,往往正常的生產經營都難以為繼,此時其不使用商標顯然屬于不能歸責于商標權利人的正當事由。

 

在天津市桑梓農副產品銷售中心與商標評審委員會撤銷復審糾紛中,商標局認為,2011年1月20日至2014年1月19日期間,桑梓中心并未對“桑梓豆片”商標進行真實合法有效的使用。

 

桑梓中心主張其在2013年4月曾經注銷,至2015年3月才重新成立,在此期間訴爭商標為待處置資產,具有商標未使用的正當理由。北京知產法院認可了此種觀點,并結合當地出具的“桑梓豆片”地方特色產品證明,天津市桑梓鎮人民政府的證明等,考慮到桑梓中心對訴爭商標具有真實使用的意圖,且正在為規?;?、規范化使用做準備,對訴爭商標予以了維持。

 

由于破產清算過程中,企業無法進行正常的生產經營,其產品和服務無法對外提供,進行市場流通,自然其商標也就無法進行實際使用。故而,處于破產清算期間的企業,可以提供相關破產清算材料,證明其商標并未進行使用是處于正當理由。

 

四、其他不可歸責于商標注冊人的正當事由

 

1975年4月1日吉林省長瑃液酒業有限責任公司在第33類商品項上申請注冊了第103830號“五棵樹及圖”商標。2016年2月17日,長春市志健商貿有限公司以訴爭商標于2013年2月17日至2016年2月16日期間連續3年不使用為由提出撤銷申請。

 

該案經過撤三、撤銷復審程序后進入訴訟程序。北京知識產權法院查明,訴爭商標的最早商標注冊信息為1974年4月由地方國營榆樹縣五棵樹酒廠申請注冊,后地方國營榆樹縣五棵樹酒廠的更名為榆樹酒廠,2015年12月20日訴爭商標經核準由榆樹酒廠轉讓予曉來公司,2016年12月20日訴爭商標由曉來公司轉讓予長瑃液公司。

 

結合上述證據,法院認為長瑃液公司提交的證據可以證明其前身即榆樹酒廠曾在白酒商品上持續使用訴爭商標,“五棵樹”牌白酒在當地具有一定的影響力和知名度。后榆樹酒廠因企業改制等原因無暇顧及相關商品的規模生產符合常理,期間榆樹酒廠將訴爭商標轉讓予曉來公司,榆樹酒廠改制為長瑃液公司后,隨即向相關部門申請恢復年產500噸“五棵樹”牌固態白酒并獲得批準,相關產品亦通過檢驗報告,長瑃液公司獲批恢復生產后隨即開始生產“五棵樹”牌白酒,經銷合同、相應發票及實際庫存照片能夠證明標注有訴爭商標的“五棵樹”牌白酒進入市場流通環節且具有一定規模,雖然經銷合同、發票、庫存照片都形成于指定期間之后,但其中關于印制酒盒及制造酒瓶的發票處于指定期間內且規模較大,能夠證明長瑃液公司在為恢復生產后大規模使用訴爭商標做積極準備。

 

綜上分析,在案證據能夠形成完整的證據鏈,相互印證,證明長瑃液公司存在積極使用訴爭商標的意圖,且生產具有一定規模,并于恢復生產后將訴爭商標使用在核定商品上,若撤銷訴爭商標,將浪費社會資源,造成不良后果,不符合商標法的立法目的,故訴爭商標不應予以撤銷。

 

雖然企業改制不屬于《實施條例》中明確載明的“正當理由”情形,但該規定的最后規定了一個兜底性條款“其他不可歸責于商標注冊人的正當事由”,對于類似于上述企業改制、老字號商標權屬糾紛等的客觀原因,導致企業商標無法進行實際使用的,商標局和法院在進行撤銷案件審查審理過程中,也會進行適當考量,考察商標是否進行了實際使用以及商標注冊人是否出于實際使用目的。

 

商標獲權不易,商標成功注冊后,即使遭到商標撤三也不需過分擔憂。尤其是商標注冊人確實出于實際使用目的,首先自然是盡量預先留存使用證據,在規范自身商標使用的同時,為商標遭遇撤三等案件進行證據留存;其次,若商標申請人確實出于客觀原因、正當理由無法進行商標使用時,還可以通過正當理由抗辯維持商標注冊。除了不可抗力、政策性限制、破產清算等原因外,權利人如果可以證明存在其他不可歸責于自身的客觀事由,并提供已經為實際使用商標作出必要準備的證據,證明自身具有使用商標的真實意圖,同樣有可能說服國家知識產權局和人民法院,對注冊商標予以維持。

 

 

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